Em 28 de dezembro de 2023, noticiamos que o INPI havia publicado novas regras quanto aos limites e o escopo dos recursos administrativos de pedidos de patente (para ler esta notícia, clique aqui).
Em 27 de fevereiro de 2024, o INPI publicou diretrizes complementares com o objetivo de melhor esclarecer quais atos continuarão a ser permitidos durante a fase recursal e quais se enquadram na doutrina de preclusão administrativa, a saber:
- As emendas restritivas serão analisadas pela segunda instância recursal do INPI para avaliar se elas “implicam em novo pleito em sede recurso”. Na negativa, estas emendas restritivas podem ser aceitas de forma a contornar as objeções apontadas durante o exame de primeira instância, contanto que:
- O requerente estabeleça um nexo causal entre as alterações no quadro reivindicatório e o óbice apontado pela primeira instância;
- As emendas sejam derivações restritivas lógicas do quadro reivindicatório objeto do indeferimento;
- As restrições propostas devem ter sido expressamente previstas em reivindicações dependentes ou oriundas da combinação de reivindicações independentes/interligadas. Restrições oriundas do relatório descritivo, que não estejam expressas no quadro reivindicatório indeferido, não serão aceitas;
- Nenhuma mudança de natureza (por exemplo, de patente de invenção para modelo de utilidade) será admitida em grau de recurso, a menos que tal mudança tenha sido solicitada pelo requerente no exame de primeira instância e indevidamente negada.
Argumentos e evidências para esclarecer e demonstrar o efeito técnico da invenção e/ou suportar outras alegações serão admitidos, sendo fundamental que não haja inovação no procedimento de recurso e que tais dados ou documentos sirvam apenas para consubstanciar a argumentação da atividade inventiva.
Foi ainda estabelecido que o princípio da preclusão será aplicado como regra nos casos em que a exigência não foi cumprida ou não foi cumprida adequadamente. A exceção é quando o recorrente demonstra, com base em evidências, os motivos que impediram o cumprimento da exigência em primeira instância, de acordo com as disposições do Artigo 221 da Lei de Propriedade Industrial. Nesse caso, a segunda instância decidirá se o caso retornará à primeira instância de exame ou se os documentos serão analisados diretamente nesta instância.
Embora estas diretrizes complementares ainda sejam limitativas, elas foram bem recebidas pelos profissionais de PI, já que as diretrizes anteriores, se interpretadas literalmente, eram excessivamente restritivas, uma vez que qualquer tipo de inovação (por exemplo, emendas nas reivindicações ou argumentos não apresentados no exame de primeira instância) em sede de recurso não seria permitida.
Outro fator-chave das diretrizes complementares é que elas não alteraram a aplicabilidade das atuais diretrizes aos recursos interpostos sob a égide da prática anterior. Entendemos que essa mudança de regra no decurso do processo é ilegal por uma série de motivos e está sujeita a revisão judicial. Por isso, sugerimos revisar todos os recursos pendentes para avaliar a melhor alternativa para otimizar a proteção patentária.
Estamos acompanhando de perto os desenvolvimentos deste assunto e informaremos nossos clientes assim que tivermos alguma novidade a reportar.
Para mais esclarecimentos e assistência sobre este tema, entre em contato conosco pelo e-mail patents@murtagoyanes.com.br.